11月12日-13日,由中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心有限公司、寶雞市人民政府聯合主辦的“中國汽車知識產權年會”隆重召開。本年度中國汽車 知識產權年會以“知識產權鑄就創新發展之基”為主題,更多元化的國際視角全新定位,圍繞知識產權管理提升與增效,汽車知 識產權發展的政策導向、國際形勢,以及如何進行訴訟風險應對展開交流。峰會期間,中國貿促會專利商標事務所有限公司專利訴訟處處長助理 錢亞卓發表了以“中美關系與在美知識產權保護”為題的主旨演講。
中國貿促會專利商標事務所有限公司專利訴訟處處長助理 錢亞卓
以下為演講實錄:
大家好,首先切合咱們這個主題,先簡單聊一聊美國大選年背景下的中美關系,然后關于知識產權在美保護,分三個層級,一是企業需要了解這個游戲規則,今天我們要了解的是美國337調查規則,然后就是FTO和預警,三是企業擁有的知識產權武器,也就是知識產權布局。
加上今年從年初開始的疫情一直蔓延到今天,歐洲、歐美又開始了第二波疫情,使得中美關系又更加復雜,在這種復雜的中美關系情況下,企業更加重視對知識產權的保護,就像開頭說的我們要了解它的規則、積極采用預防措施。
我們來看一下美國337的調查,今年6月份北京疫情剛剛有所好轉,咱們有一家央企就收到了337調查立案通知,他很快組織起隊伍,由集團公司、子公司聯合成立應對小組,在當時疫情的情況下,我們大大小小進行了幾十場視頻會議,整個應對策略分三個層級:一是如何來應對,二是我們有沒有反制手段,三是看看有沒有可解性,第一個我們是不是可以進行不侵權抗辯,存在一定抗辯的可能性,但是由于不確定性因素太多,把握不是那么多,第二個我們來進行無效抗辯研究,我們下了很大力氣,組織了好幾檢索團隊,應用了很多數據庫,除了商業數據庫還應用了央企專用數據庫,還有競爭對手手冊,我們發現有一本俄羅斯書籍有可能有用,這個集團公司拖人從俄羅斯買回來,在最后我們確確實實找到了一些比較有用的技術,作為這種無效抗辯我們心里有了一定把握。另外作為337調查特別重要的一點做好規避設計,因為337調查針對進口美國產品,你規避做好之后即便有不利判決,你這個規避設計到了美國之后依然會喪失市場,這個央企實力非常強,有了這幾樣我們心里也就一定底氣。至于這個反制手段,一個是提無效程序,無效程序跟無效抗辯不一樣,無須抗辯是在美國貿易委員會框架下進行的,無效程序可以在美國法院來進行,另外一個反制手段特別重要的我們要看一看央企自己的專利,我們如果有合適反制手段就有條件跟他談判,事實上這個案子進行下去之后,律師費也是越來越高,對于雙方都是特別沉重的負擔,到了今年9月份的時候,大家都覺得我們坐下來談一談吧,前前后后大概經歷了8次談判,最終達成了一個和解協議,在行政法官出庭之前就達成了和解協議,私底下說一下它這款產品,之前的知識產權都做得特別好,但恰恰這款產品做了之前出口美國的時候,漏了做一下防侵權檢索,這個大概10月份全部結案了。
剛才談到337案子,我們看一下337調查都有哪些?進口存在不公平行為,包括專利、商標、不正當競爭、商業秘密、版權等,這個337調查主旨是保護美國的國內產業,它對美國是否存在國內產業是有要求的,美國國內產業什么意思呢?就是說你這個專利必須要真正去實施了,要么你得有自己的產品生產出來或者你許可給他人的,被許可人也得有產品實施出來,一直程度上遏制NPE,NPE想拿這個專利打337的話,必須出示出被許可的產品。另外你不能說我實施生產一件產品也叫實施,那不行,得有經濟要件,你在廠房設備或者勞動力、研發方面有投資,這樣才算真正的美國產業。
337調查還有一些核心技術,我講講跟訴訟不一樣的,它會考慮美國公共利益,你為了保護專利權的權益必然會采取一些措施,如果對專利權的保護會損害公眾利益的話,那么這個337調查的ITC就會做一些權衡,另外如果337調查被判定確實違反了337,它的處罰非常嚴格,首先會發出有限排除令,對于那些已經進入到美國的產品,ITC會發出一個制止令,限制這些產品在美國銷售和推廣,如果違反會有罰款。
337調查為什么這么受人重視,它和訴訟特別不一樣的地方,訴訟程序特別慢,基本上好幾年,ITC特別快,12個月到18個月就全部完結了,這個過程比較清晰,申請人提交申請,立案,分配給刑事法官,復審之后會有肯定性仲裁和否定性仲裁等。前面回顧一下337的特點,首先它的主管是美國國際貿易委員會,ITC,而不是法院。
剛剛我們提到兩次證據開示,如果經??疵绖〉娜藭容^熟悉,證據在美國是特別重要的,比如說像337如果開始之后,外聘律師會給公司發一個通知說證據要開始保存了,所有相關人員關于你的文件、郵件,你的修改都得停止,因為一旦違反之后后果很嚴重,你想偷偷刪掉一些好象不利的東西,這個是萬萬不能的,因為在2013年有個陶瓷化學商業秘密案,就是刪除了一個文件,而且是當著律師的面,導致敗訴。證據開示,它的問題會特別多,互相會有環環相扣的東西,你在一個問題上的躲閃或者不誠實很快會通過其它問題被挖掘出來,一旦有這個情形出現這個案子就完蛋了。337證據開示,對商業秘密你可以要求去調查,還有Yes or No總之特別復雜,特別考究律師的能力。
這紅色是中國企業數量,這也是顯示了中國企業占比,基本30%是中國企業,2019年更是到了50%以上,所以中國企業要特別注意在美的全面保護。337調查如果遇到了怎么應對,其實在剛才的案例中大家也聽得很清楚了,最重要的一點,也就是第一點,要找一個好的律師、找一個好的律所,跟律師、律所一起大家再來研究,不侵權抗辯的可能性、無效抗辯的可能性,規避設計的可能性還有和解的可能性,你想談和解就要做到手中有糧,心中不慌,這就是我們的知識產權布局,一定要提前布局,未雨綢繆。
作為在美知識產權預防措施,最明顯的就是FTO和預警,尤其今年新冠疫情,國外企業做這些的真的是減少了,但是中國企業依然在增長,FTO就是自由實施檢索,侵權檢索,企業經常說我這個產品申請專利保護了怎么還能侵權,這些都是誤區,不能避免侵權風險。關于FTO我建議最好在投資研發之前就做,這樣可以降低未來研發資金等等的成本。FTO這個檢索過程不細說了,主要是專利代理師會跟技術人員詳細溝通,了解技術細節,概括出技術點來,評估風險,提出一些可靠的建議。如果確實是落入保護范圍之外,跟337那些措施也是一脈相承,首先看能不能規避,不能規避看看這個專利有沒有可能被無效,或者還沒有被授權的話,有沒有可能提三方意見阻斷授權,實在不行我們談許可、談轉讓。
行業預警我粗淺看完就像一個大型的FTO,它不是針對具體產品而是針對整個行業,我們需要了解一下相關技術在世界各國的分布,主要競爭對手它的分布,還可以了解行業熱點、行業空白點等等這些方面。提醒一下,其實咱們政府對企業是有很多扶持的,就比如說像2019年北京市就有很多資金,其實過去這些年每年都有,我就列了一下2019年北京市對企業知識產權海外預警的項目,其中有三個涉及我們汽車行業,自動駕駛技術、車聯網技術和氫燃料燃料電池電池技術,各位回去也可以看看當地政府有沒有扶持項目,這樣就可以利用政府扶持幫助企業達到海外預警風險的防范。
之前也談到作為企業特別重要的就是你一定要有自己的武器,要有自己的知識產權布局,關于知識產權布局是一個相當龐大的話題,甚至可以作為整個會議議題,我在這不再展開說了,重申一下12字方針,提前布局、未雨綢繆、掌握主動。
謝謝大家!
(注:本文根據現場速記整理,未經演講嘉賓審閱,僅作為參考資料,請勿轉載?。?/strong>
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來源:蓋世直播
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